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研究生:陳郁婷
研究生(外文):Chen,Yu-Ting
論文名稱:跨國專利侵權訴訟之管理
指導教授:周延鵬周延鵬引用關係劉江彬劉江彬引用關係
指導教授(外文):Jou,Y.P.Liu,Paul C. B.
學位類別:碩士
校院名稱:國立政治大學
系所名稱:智慧財產研究所
學門:商業及管理學門
學類:其他商業及管理學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2006
畢業學年度:95
語文別:中文
論文頁數:237
中文關鍵詞:專利侵權訴訟跨國警告信送達馬克曼聽證會發現程序審前會議初步禁制令簡易判決確認之訴公證
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自1980年以來,台灣企業逐漸於國際商業競爭上嶄露頭角的同時,也開始面臨智慧財產保護課題。
2003年3月,聯發科為全球獲利最高的IC設計公司,美商DVD播放機控制晶片供應商ESS正向系統客戶送樣(預計4月開始出貨),以增加客戶採用之可能性的同時,在美國北加州聯邦法院向聯發科提起專利侵權訴訟,禁止聯發科使用DVDPlayer單晶片(SoC)播放機銷往美國;6月初,傳出ESS與聯發科達成和解,金額從數千萬美元到1億美元,消息傳出,聯發科股價一度下滑近10%,市場與法人同步傳出聯發科將面臨官司敗訴,需賠償1億美元,據悉聯發科高層對消息提前曝光相當震怒,傳出對消息外露人員處以解職。6月中,聯發科宣布與美商ESS簽訂技術授權合約,未來2年內,聯發科將支付9,000萬美元的權利金。
2004年3月,美商Zoran向美國國際貿易委員會(ITC)控告,聯發科侵犯CD/DVD控制器設計架構,以及直接連結IDE/ATA資料埠的主端界面控制器等相關三項專利權,隨後又向美國洛杉磯地方法院提起專利侵權訴訟,除請求賠償金以外,亦要求美國法院發出禁制令,命令聯發科之侵權相關產品不得輸往美國;聯發科則回應,因尚未收到任何正式文件,委由美國律師了解,俟收到正式文件後再對外說明;同年7月,聯發科也在美國德拉瓦聯邦地方法院對Zoran提起專利侵權訴訟,2005年9月ITC判定聯發科敗訴,市場傳聞聯發科已提列準備金8億元;2006年1月,雙方達成和解,聯發科支付8,500萬美元權利金給Zoran,侵蝕聯發科該年獲利約10%。
而跨國專利侵權訴訟有別於傳統訴訟的特殊性在於(1)跨國性:涉及於不同國家企業、不同國之涉訟地、不同國之市場與生產。因在跨國企業之布局運籌下,訴訟地必定尋求最有影響力之地點,通常為美國及中國,案例中由於ESS及Zoran均為美商,因此在美國提起對聯發科之訴訟;(2)計畫性:為達成商業目的而規劃之訴訟,案例中,ESS對聯發科基於競爭關係而提出訴訟,目的在於增加訂單、減少競爭;Zoran對聯發科則基於增加營收之目的,要求侵權損害賠償,作為過去一年之營運虧損。換言之,為自己或客戶增加營收及訂單、減少競爭,為其訴訟計畫之最終目的;(3)規模性:為了增加影響力與壓力,往往在許多國家同時提起,對象從侵權者擴及其下游客戶,攻擊點既廣且深;(4)繼續性:訴訟期間,影響客戶對其之信任及訴訟管理能力形象;案例中,聯發科雖有傲人之獲利能力,然而在與ESS一案中,卻顯出訴訟管理能力之薄弱,導致Zoran效而尤之,此形象一旦形成,勢必將為聯發科帶來更多不必要之侵權訴訟紛爭;(5)組織性:將訴訟工具與企業組織做連結,融入組織文化以全面改善,並由此發展一套標準作業流程,案例中Zoran習慣性地在提起訴訟前,先於市場發放消息,造成市場恐慌以形成其客戶之壓力,並使該壓力轉嫁至侵權對象,使其容易屈服;(6)資源性:跨國專利侵權訴訟必須具備以下基本要件,「錢多」因需支付龐大之訴訟費、律師費、專家費、賠償金及權利金、並有能力迴避設計及改變模具,並需有喪失市場及流失營收之心理準備。「人多」因訴訟之故,需具備詳盡之專利資料庫建立、調查產業/技術/產品/競爭者分析等資料為因應,並有訴訟規劃人員、應訴人員、支援人員等龐大後勤單位。「命長」因企業必須有能力支撐營運,不致在訴訟過程之謠言紛擾中倒下,案例中,均有市場傳言紛擾之問題,足以說明。
自1980年以來,台灣廠商歷經歐洲、美國、日本等大廠商之專利侵權訴訟逼迫下,付出了昂貴的代價,因此開始投入鉅額資金為研發、申請專利,近十年來台灣企業在美國、台灣、中國所申請的專利申請費用便高達了一千九百多億台幣,加上遭受了至少一百多件跨國專利訴訟的訴訟費用,便高達兩千億之多,尚不包括每年支付的權利金也高達台幣一千五百多億台幣,足以養活台積電兩萬名員工及影響四十七萬名股東生活長達兩年之久,足見台灣廠商在研發及專利申請方面之投入程度及所花費心血之鉅。

然而,審視台灣企業近十年在專利侵權訴訟方面之表現,發現:(1)每年均有影響台灣產業發展的專利侵權訴訟發生;(2)遍及每個產業;(3)以被告居多;(4)和解的以付出鉅額權利金居多;(5)打完訴訟的以敗訴居多。
由此可見,台灣企業付出昂貴的研發費用、專利申請費用之後,並沒有改善台灣企業年年被告、年年支付鉅額權利金、損害賠償金的宿命,在高度的付出之下,卻沒有改善在國際研發方面的地位,顯然付出與獲得顯不成比例。

智慧財產的創造、保護、管理,其中的費用包括研發費用、專利申請費用、訴訟費用、權利金及損害賠償等,美國企業是在研發、專利申請支出了龐大的費用,然而可以在訴訟費用、權利金及損害賠償中賺回來,亦即至少符合投資報酬率,然而,反觀台灣企業,不但在研發、專利申請時支出了龐大的費用,在訴訟費用及權利金、損害賠償方面,不但沒有賺回來,反而必需支付更多的金錢,顯然的,台灣企業在跨國專利侵權訴訟管理的方法論上出了極大的問題,而有立即改變之必要!

有別於過去文獻侷限於「文獻與法規的翻譯」、「片段案例的選擇討論」、「過多理論的探討」、更幾乎沒有人探討重要的「中國專利侵權訴訟」,以致於見樹不見林,徒有理論而不會操作,消耗過多精力與資源於繁瑣而不重要的法律細節,卻無法猜透國際企業專利侵權訴訟背後的策略運籌,導致不能真正打贏過一場戰爭。
因此,本文提出一套跨國專利侵權訴訟管理之機制,橫跨最重要的兩個世界市場—美國、中國為主,法律面提供詳盡完整的如警告信發送、起訴、審前會議、馬克曼聽證會、發現程序、審判程序、專利無效程序、訴前救濟、保全措施等訴訟程序、制度規定與流程架構;企業管理面提供包含研發、生產製造、市場行銷、財務、會計、租稅、外部律師、專家、公證人等全面性管理策略,以大量實證的方式分析整理、以豐富的跨國專利侵權訴訟實戰經驗寫成,期望能使台灣產業真正打贏一場戰爭。
Since 1980, Taiwan companies had been sued by European, U.S.A., Japan companies for patent infringements and forced to pay out enormously. Therefore, they started to invest tremendous amount of money and resources in research & development (R&D), as well as in patent prosecution. Last decade, Taiwan companies had already spent up to 190 billions New Taiwan Dollar (NTD) in U.S.A., Taiwan, and China patent prosecution and maintenance fee. Yet, if added up the cost of hundreds of transnational patent litigations, the total amount was up to 200 billions NTD and it did not include Taiwan companies had to pay out 150 billons NTD royalty yearly. 190 billions NTD for example could provide for twenty thousand employees and influence 470 thousand shareholders in Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). This certainly exhibited that Taiwan companies had been invested magnificently in R&D and patent prosecution.
However, examining the outcome of patent infringement litigations of Taiwan companies in last decade, it shows: (1) every year there are critical patent infringement litigations which influence the development of Taiwan industry; (2) litigations are throughout all important Taiwan industries; (3) in most of time, Taiwan companies are defendant , not plaintiff; (4) Taiwan companies reach the settlement with paying a great sum of indemnification and royalty mostly; (5) most Taiwan companies lose in the litigation.
As the above described, although Taiwan companies have invested enormous resources in R&D and patent prosecution, it does not change the situation which every year Taiwan companies are sued for patent infringement, have to pay out a great sum of indemnification and royalty, and certainly still stand in indifferent position of the R&D value chains. After all, what Taiwan companies obtain is not what they expect from their investments.
The cost of creation, protection, management of intellectual property include R&D, patent prosecution, patent litigation, royalty, and indemnification. Although U.S.A. companies invest a lot in R&D and patent prosecution, they usually earn back from patent litigation, royalty, and indemnification. However, Taiwan companies not only invest tremendous money and resources in R&D and patent prosecution, but also pay out much for royalty or the outcome of patent litigation. Obviously, Taiwan companies have some serious problems in their methodology of management transnational patent infringement litigations, thus it is very crucial to change their methodology immediately!
Taiwan theses and studies usually fall into “translating foreign papers, laws and regulations ”, “discussing the choice of some parts of cases”, or “studying theories excessively”, also almost no inquires into patent litigations in China. Consequently, the discussions and studies of patent litigations in Taiwan have never brought out the whole picture and practical actions of strategic management of patent litigations. Obviously, most studies spend too much efforts and resources on legal details and ignore the most important matter which is how international companies control and manage transnational patent litigation. As a result, Taiwan companies never learn how to win a patent litigation war.
Therefore, this thesis is different from other Taiwan theses because this thesis provides a mechanism of managing transnational patent infringement litigations. Prominently, this thesis covers patent litigation procedures and management in the most significant markets in the world—U.S.A. and China.
In the legal aspect, this thesis provides information on the complete litigation procedure in U.S.A. and China which includes cease and desist letter , service, pre-trial conference, markman hearing, discovery, trial, patent validity procedure, pre-trial injunction, protective injunction; in the management aspect, this thesis provides complete management strategies which shall be carried out as the regular basis and during a patent litigation while managing R&D, manufacture, marketing, finance, accounting, taxing, law firm and lawyer, expert, judge performing notarization. Most importantly, this thesis analyzes enormous patent litigation cases and industrial information, therefore this thesis is able to provide the first and never-seen practical structure for Taiwan companies to win a patent litigation war.
第一章 緒論 5
第一節 研究背景 5
第二節 研究動機與目的 13
第三節 研究方法、範圍、流程 14
第四節 研究架構 16
第二章 美國專利侵權訴訟原告訴訟管理 17
第一節 訴訟開始前之預備 18
第二節 發送警告信 24
第三節 送達 31
第四節 初步禁制令 36
第五節 審前之會議 47
第六節 發現程式 51
第七節 馬克曼聽證會 71
第八節 簡易判決 81
第九節 審判程式 84
第三章 美國專利侵權訴訟被告訴訟管理 93
第一節 訴訟開始前之準備 94
第二節 收到警告信 97
第三節 被告提起確認之訴 108
第四節 收受送達 114
第五節 答辯 118
第六節 初步禁制令之攻防 124
第七節 發現程式 131
第八節 簡易判決之請求 132
第九節 審判程式 133
第四章 中國專利侵權訴訟原告訴訟管理 136
第一節 訴訟開始前之預備 137
第二節 訴前救濟 140
第三節 發送警告信 150
第四節 專利有效性與程式中止 153
第五節 審判程式 156
第五章 中國專利侵權訴訟被告訴訟管理 164
第一節 訴前救濟 164
第二節 收受警告信 167
第三節 提起確認之訴 170
第四節 專利有效性與程式中止 174
第五節 審判程式 180
第六章 結論與建議 182
第一節 結論 182
第二節 建議 189
參考文獻 192
一、中文
*書籍: (按照作者姓氏之筆畫排列)
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92. 邱詩文,聯發科禁制令獲准 威盛表失望 針對美聯邦地院判決 威盛將提出上訴,電子時報資料庫,2003年10月01,線上檢索日期:2006年3月25日。
93. 吳宗翰、邱詩文,產業貢獻獎2得主 全場焦點! 陳文琦:聯發科實至名歸 蔡明介:樂見禁制令獲准,電子時報資料庫,2003年10月7日,線上檢索日期:2006年3月25日。
94. 周忠信,威盛全面擺脫訴訟包袱!與聯發科、友訊達和解 咬牙忍痛待內外傷痊癒,電子時報資料庫,2004年8月04,線上檢索日期:2006年3月25日。
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97. 周忠信,新聞評析-威盛以戰逼和 瞄準迦南路上絆腳石,電子時報資料庫,2003年6月05,線上檢索日期:2006年3月25日。
98. 周忠信,威盛在台控告聯發科侵權 建興列為共同被告,電子時報資料庫,2003年7月8日,線上檢索日期:2006年3月25日。
99. 邱詩文,Genesis控晶捷、創品侵權案 7月進行初審 將展開第二波控訴 晶捷、創品、晨星遭點名,電子時報資料庫,2003年6月17日,線上檢索日期:2006年3月25日。
100. 邱詩文,Genesis再祭出專利侵權控告手段 台設計業:未侵權 不影響出貨與市佔率擴大,電子時報資料庫,2003年6月17日,線上檢索日期:2006年3月25日。
101. 邱詩文,Genesis頻打官司 踢到鐵板 與Pixelworks合併添變數,電子時報資料庫,2003年8月01,線上檢索日期:2006年3月25日。
102. 邱詩文,Genesis LCD TV整合型控制晶片年底量產,電子時報資料庫,2003年9月12日,線上檢索日期:2006年3月25日。
103. 邱詩文,創品、晶捷侵權案 美ITC初判不成立 Genesis:未成最後判決 可能申請上訴,電子時報資料庫,2003年10月23日,線上檢索日期:2006年3月25日。
104. 邱詩文,LCD監視器大環境看好 台灣LCD控制器廠還望不到春風 晶捷、創品侵權初判2週內公佈 影響ODM訂單動向,電子時報資料庫,2003年10月15日,線上檢索日期:2006年3月25日。
105. 邱詩文,以退為進 Genesis撤銷對台廠部分侵權告訴 創品、晨星仍醞釀對Genesis提出反告,電子時報資料庫,2003年11月18日,線上檢索日期:2006年3月25日。
106. 邱詩文,新聞評析-Genesis翻雲覆雨 台灣LCD控制晶片廠霸圖難圓 新一波侵權控訴? 一場官司丟出一堆不確定,電子時報資料庫,2004年5月25日,線上檢索日期:2006年3月25日。
107. 邱詩文、11陳怡均,美ITC判Genesis上訴獲勝 台廠驚愕 台LCD控制晶片廠面臨禁制令 但仍有再翻案機會,電子時報資料庫,2004年5月25日,線上檢索日期:2006年3月25日。
108. 邱詩文,Genesis成功挽回ODM客戶 仍為控制器市場領頭羊 惟Genesis終判若獲勝 台設計廠在中低階LCD TV市場仍不免受制於人,電子時報資料庫,2004年7月9日,線上檢索日期:2006年3月25日。
109. 邱詩文,與台灣3家LCD控制商侵權終判 美ITC判Genesis勝訴 輸美禁制令10月正式執行 晨星:事前已有準備、衝擊可降至最低,電子時報資料庫,2004年8月23日,線上檢索日期:2006年3月25日。
110. 邱詩文,美商捷尼申請禁制晨星新LCD控制晶片,電子時報資料庫,2006-04-27日,線上檢索日期:2006年6月3日。
111. 邱詩文,新聞評析-聯發科又挨告 台灣廠商的最痛點! 掌握規格、加強專利與智財權 才是名符其實的老大,電子時報資料庫,2004年3月15日,線上檢索日期:2006年3月25日。
112. 邱詩文,聯發科在美反控Zoran及OAK侵權,電子時報資料庫,2004年7月27日,線上檢索日期:2006年3月25日。
113. 邱詩文,Zoran vs. 聯發科 新版晶片侵權與否各執一詞 聯發科:無賠償金問題 敗訴不影響營運,電子時報資料庫,2005年9月30日,線上檢索日期:2006年3月25日。
114. 邱詩文,聯電與Zoran、OAK一笑抿恩仇 互撤在美所有訴訟,電子時報資料庫,2006年2月20日,線上檢索日期:2006年3月25日。
115. 邱詩文,聯發科在美反控Zoran及OAK侵權,電子時報資料庫,2004年7月27日,線上檢索日期:2006年3月25日。
116. 邱詩文,瑞昱撤回在美對Marvell侵權告訴,電子時報資料庫,2005年7月29日,線上檢索日期:2006年3月25日。
117. 邱詩文,瑞昱、Marvell專利戰停火 雙方各自撤回告訴,電子時報資料庫,2005年8月30日,線上檢索日期:2006年3月25日。
118. 邱詩文,傳Genesis將再興訟 瑞昱、聯詠遭列入 為防止台廠持續坐大 侵權告訴加禁制令屢試不爽,電子時報資料庫,2004年11月05,線上檢索日期:2006年10月1日。
119. 周忠信,聯電控告案 矽統獲初勝 ITC裁定侵權指控不成立 有利矽統民事訴訟判決,電子時報資料庫,2002年5月8日,線上檢索日期:2006年6月24日。
120. 周忠信,ITC對矽統發出銷美禁制令 矽統:將再提上訴 未影響出貨,電子時報資料庫,2002年10月9日,線上檢索日期:2006年6月24日。
121. 邱詩文,收編矽統客戶 聯電再出招 以矽統侵權產品價值25%費用 授予專利權,電子時報資料庫,2002年12月03,線上檢索日期:2006年3月25日。
122. 周忠信,台系晶片組缺貨夢魘解除 聯電、矽統正式結盟 主機板廠鬆一口氣,電子時報資料庫,2003年1月15日,線上檢索日期:2006年3月25日。
123. 邱詩文、11梁燕蕙,台積電對中芯訴訟大戰急升溫 前者提出一大串新事證 後者對以大欺小表失望,電子時報資料庫,2004年3月25日,線上檢索日期:2006年3月25日。
124. 吳宗翰,美Atmel專利訴訟案 旺宏獲勝訴,電子時報資料庫,2001年10月12日,線上檢索日期:2006年3月25日。
125. 吳宗翰,瑞薩三告南亞科 以遏止其DRAM產品銷日 南亞科:應可於短期內達成協議,電子時報資料庫,2004年10月14日,線上檢索日期:2006年3月25日。
126. 吳宗翰,南亞科、瑞薩侵權官司終告落幕 達成和解協議 交互授權合約為期5年  2010年後再議,電子時報資料庫,2006年5月17日,線上檢索日期:2006年7月25日。
127. 吳宗翰、11梁燕蕙,Rambus再度揮動DDRⅡ專利侵權大旗! 適逢DRAM規格世代交替之際 台廠再陷漫長侵權官司中,電子時報資料庫,2005年1月27日,線上檢索日期:2006年3月25日。
128. 邱詩文,PC繪圖卡、記憶體等應用晶片 成Rambus金雞母 與華亞等廠DDR專利侵權官司 不排除庭外和解,電子時報資料庫,2005年3月03,線上檢索日期:2006年3月25日。
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130. 吳宗翰、李芬芳,Rambus專利訴訟案 海力士判賠3.07億美元 南亞科:針對侵權控訴 將提出更多證據!,電子時報資料庫,2006年4月26日,線上檢索日期:2006年7月25日。
131. 邱碧玲,Atmel控告SST Sanyo 華邦侵權案成立 華邦表示將再上訴,電子時報資料庫,2000年10月19日,線上檢索日期:2006年3月25日。
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136. 邱詩文,義隆:光學滑鼠CMOS感應器以大陸、台灣市場為主 與美國無關 將反告安捷倫 向公交會檢舉假借訴訟騷擾市場秩序,電子時報資料庫,2004年12月23日,線上檢索日期:2006年10月1日。
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179. 陳智逢,旺宏與Atmel無償和解,電子時報資料庫,2004年9月30日,線上檢索日期:2006年3月25日。
180. 梁燕蕙,Rambus再度興訟時機點耐人尋味 挹注營收獲利似乎是如意算盤,電子時報資料庫,2005年1月27日,線上檢索日期:2006年3月25日。
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183. 許金池,飛利浦光碟片封關策略 歐洲面臨挫敗 通路商反擊提出專利權有效 近期於義大利等地獲判勝訴,電子時報資料庫,2006年7月05,線上檢索日期:2006年10月1日。
184. 許金池,CD-R中小廠寒冬至 淘汰賽加劇 價格戰激烈 巨擘與博新敗訴 歐盟反傾銷判決將屆,電子時報資料庫,2001年11月23日,線上檢索日期:2006年10月1日。
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186. 許金池,飛利浦CD-R控告案重審?台廠解讀迥異 台廠:ITC應只是重新審閱 而非重審,電子時報資料庫,2003年12月16日,線上檢索日期:2006年10月1日。
187. 許金池,ITC終判 國碩勝訴 飛利浦敗訴 陳繼仁:未來不排除
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